Niet traditionele merken

Met het toenemende belang van internet en sociale media willen veel merken hun logo’s voorzien van animaties en visuele effecten. Hieronder zie je een voorbeeld van het logo van Echoic ontwerpstudio. Merkenrechtelijk is dat lastig, evenals voor tekens zoals kleuren, vormen, gebaren, geluiden en geuren. Dat heeft verschillende oorzaken: bij depot stelt het merkenrecht de eis van “grafische voorstelling”. In het Sieckman-arrest stelt het EU Hof van Justitie de eis dat die grafische weergave volledig, gemakkelijk, toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief moet zijn. En dan geldt nog de algemene eis dat het relevante publiek het “teken” moet (kunnen) opvatten als merk. Voor kleuren en vormen geeft dat problemen: immers: alles heeft een kleur en een vorm, dus wanneer zie je daar wel of geen merk in?

In Van idee naar IE beschreef ik wat achtergronden in par. 6.3.1.4:

6.3.1.4 Kleuren, portretten, klanken, geuren en beweging als merk

Kunnen kleuren, portretten, klanken, geuren en bewegingen ook een merk zijn? We spreken hier van zgn. ‘niet reguliere’ merken. In 1977 heeft het Benelux Gerechtshof (BenGH) in een tweetal arresten beslist dat een kleur, een specifieke tint of een kleurencombinatie wél als ‘teken’ in de zin van art. 2.1 lid 1 BVIE kan gelden (BenGH 9 februari 1977, NJ 1978, 415 (Centrafarm/Beecham, inzake rood/zwarte capsules); BenGH 9 maart 1977, NJ 1978, 416 (AdG/Leeferink, inzake het blauw van Camping Gaz)). Ook het geel van Zwitsal en het groen van PTT zijn als merkgebruik erkend. Toch is het met kleuren een beetje net als met slagzinnen: alles heeft een kleur – en wat is nu een ‘merk’?

Kleuren kunnen in beginsel een merk zijn, maar het Europese Hof stelt op het punt van duidelijkheid en inburgering behoorlijk strenge eisen aan kleurmerken. Zo bijvoorbeeld ten aanzien van de kleur oranje van Libertel (HvJ EG 6 mei 2003, BIE 2004, 50) en ten aanzien van de kleurencombinatie blauw/geel voor verschillende waren in de bouwsector (HvJ EG 27 juli 2004, IER 2004, 90 (Heidelberger Bauchemie)). Omdat het portretrecht (par. 2.6.7) het moeilijk maakt om iets te ondernemen tegen zogenoemde ‘lookalikes’ zijn veel ‘beroemde gezichten’ er toe overgegaan om hun portret(foto) als merk te deponeren. Men kan dan immers ook tegen ‘overeenstemmende’ gezichten optreden (par. 6.5). Daarvoor geldt in het merkenrecht wel de eis dat een portret als merk gebruikt wordt. Klankmerken zijn door het Europese Hof aanvaard in een proefprocedure vanuit een Nederlands merkenbureau. Bij klankmerken speelt voornamelijk de vraag naar de eenduidigheid. Een notenbalk en de omschrijving van muzieknoten zijn voldoende duidelijk. Maar ‘het geluid van een Harley Davidson motorfiets’ of de Tarzan-yell zal misschien niet iedereen meteen (her)kennen. Zowel het Benelux als het Europees Merkenbureau hebben de ‘geur van vers gemaaid gras’ als merk voor tennisballen geaccepteerd. Omdat een dergelijk ‘teken’ lastig grafisch is weer te geven (eis uit art. 2.1 lid 1 BVIE), en vanwege het Sieckmann-arrest (par. 6.3.1), waren dergelijke merkinschrijvingen lastig. Onderdeel van het Trademark Reform Package (een voorgenomen wijziging van de Merkenrichtlijn en EU-Merkenverordening) is dat het vereiste van ‘grafische voorstelling’ wordt verlaten. Dat betekent dat zgn. niet-traditionele merken makkelijker kunnen worden gedeponeerd en ingeschreven. Het betekent ook dat het merkenregister verder ontwikkeld kan worden in een digitale wereld. De ‘duidelijkheids-eisen’ uit het Sieckmann-arrest worden gecodificeerd en verder ontwikkeld.

En op de site www.ie-onderwijs.nl vind je een voorbeeld van zo’n niet traditioneel merk.

Depot-ontwikkelingen

Onderdeel van het Trademark Reform Package (de meest recente wijziging van de Merkenrichtlijn en EU-Merkenverordening) was dat de criteria voor registreerbaarheid niet langer de eis van ‘voor grafische voorstelling vatbaar’ zullen bevatten. Dit maakt het mogelijk dat IE-rechthebbenden ook niet-zichtbare tekens zoals geuren en klanken kunnen registeren, zo lang deze tekens omschreven kunnen worden op precieze en duidelijke wijze (zoals eerder werd geformuleerd in het Sieckmann-arrest).

Dat betekent dat zgn. niet-traditionele merkenmakkelijker kunnen worden gedeponeerd en ingeschreven. Het betekent ook dat het merkenregister verder ontwikkeld kan worden in een digitale wereld. De ‘duidelijkheids-eisen’ uit het Sieckmann-arrest zijn nu gecodificeerd en en zullen nog wel verder ontwikkeld worden.

Over dit hele gebied gaat een informatieve bijeenkomst van Novagraaf, op 15 september a.s. Ik signaleer hun bijeenkomst in deze blog. Bij TLG is Helen Maatjes onze expert.

In this webinar, hosted by Questel, Novagraaf’s experts will address the following questions about non-traditional trademarks:

What is a non-traditional trademark?

• How have technological advances opened up protection for new types of trademarks?
• What challenges can non-traditional trademarks face?
• How have non-traditional trademarks successfully obtained protection?
• What happens when statute prevents registration?